Про визнання торговельної марки добре відомою, передачу прав на ТМ і відшкодування збитків за незаконне її використання, добросовісність власника, а також про необхідність створення ІР-суду і підготовки до вирішення спорів, пов’язаних із криптовалютою та використанням ШІ, говорили суддя Великої Палати Верховного Суду Ольга Ступак і суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді Євген Петров на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі».

Ольга Ступак виступила з доповіддю на тему «Актуальні проблеми у сфері інтелектуальної власності на прикладах практики Верховного Суду».

Вона проаналізувала постанову ВП ВС від 17 квітня 2024 року у справі № 910/13988/20, яка містить кілька важливих правових позицій щодо визнання торговельної марки добре відомою. ВП ВС зробила висновки, що:

• визнання ТМ добре відомою Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України або судом не є способом набуття прав на ТМ;
• визнання ТМ добре відомою судом здійснюється з метою захисту прав на неї;
• визнання ТМ добре відомою на певну дату є встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника. Таке визнання не має обов’язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі;
• за відсутності недобросовісності в реєстрації ТМ іншою особою позов власника добре відомої торговельної марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) ТМ цієї особи може бути задоволений у межах загальної позовної давності, що не може бути менше ніж п’ять років від дати реєстрації ТМ;
• рішення АП як обов’язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої ТМ, оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом;
• положення ГПК України про юрисдикцію стосовно справ про визнання ТМ добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту є інститутом матеріального права;
• визнання ТМ добре відомою не є самостійним способом захисту, а є умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсним свідоцтва;
• право позивача на звернення з вимогою про визнання свідоцтва недійсним не є таким, що виникає з моменту визнання судом ТМ добре відомою;
• вимога про визнання позначення добре відомою ТМ не може бути окремою позовною вимогою.

Доповідачка звернула увагу, що КГС ВС врахував цю правову позицію в постанові від 30 травня 2024 року у справі № 910/6518/19.

Також вона навела постанову КГС ВС від 2 лютого 2023 року у справі № 922/2507/18, яка стосується встановлення контрафактності. У цій справі відповідач продавав свій товар із зображенням логотипа, авторські права на який належали позивачеві. Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, задовольнив позов про стягнення суми компенсації за порушення авторських прав. КГС ВС скасував попередні рішення, відмовив у задоволенні позову. Вказав, що розміщення малюнка як об’єкта образотворчого мистецтва безпосередньо на будь-якій поверхні не є безумовним свідченням контрафактності самого об’єкта; контрафактним може бути визнано лише конкретний товар, який має індивідуальні ознаки. Тож питання щодо задоволення / незадоволення заявлених позовних вимог ставиться в залежність від чіткого встановлення спірного об’єкта контрафактності.

Суддя розповіла, що норми Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» не мають зворотної дії в часі. Про це зроблено висновок у постанові КГС  ВС від 27 квітня 2023 року у справі № 910/9215/21. Суди попередніх інстанцій виснували, що хоча дата закінчення строку дії патенту – 15 квітня 2022 року, з огляду на приписи вказаного Закону чинність патенту продовжується на період воєнного стану. КГС ВС зазначив, що Закон набув чинності 13 квітня 2022 року, а отже не підлягає застосуванню до спірних правовідносин, які виникли в лютому 2021 року й безпосередньо пов'язані з поданням відповідачем заявки на державну реєстрацію лікарського засобу та юридичними наслідками цієї дії.

У постанові від 14 березня 2024 року у справі № 910/10373/22 КГС ВС зробив висновки, що законодавство не містить обмежень щодо можливості включення до складу активів пайових інвестиційних фондів майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку; активи пайового фонду, зокрема нерухоме майно, цінні папери і депозити, реєструються в установленому порядку на ім’я компанії з управління активами.

Ольга Ступак звернула увагу й на постанову КГС ВС від 5 грудня 2023 року у справі № 922/527/23 про докази передачі прав на торговельну марку. Суд зазначив, що належність майнових прав інтелектуальної власності на ТМ конкретній особі підтверджується та встановлюється на підставі відповідного свідоцтва або договору.  Матеріали справи не містять доказів передачі прав на ТМ позивачу його засновником (правочин про це в матеріалах справи відсутній). Висновок Тимчасової адміністративної колегії АМКУ не є належним доказом на підтвердження відповідної обставини з огляду на імперативні приписи Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Презентація Ольги Ступак – https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2024_prezent/Prezent_Akt_probl_intel_vlasn_05_10_2024.pdf.

Євген Петров наголосив на необхідності створення в Україні ІР-суду. Він зазначив, що справи щодо інтелектуальної власності потребують ретельного вивчення та вирішення спеціалізованими суддями. Суддя зауважив, що це питання потребуватиме особливої уваги після нашої Перемоги.

Доповідач зауважив, що при розгляді відповідних справ КЦС ВС застосовує всі принципи цивільного судочинства, насамперед – добросовісності.  Зокрема, КЦС ВС сформулював висновок, що особа, яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знака для товарів і послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб’єкту у використанні певного позначення.

Євген Петров звернув увагу на постанову КЦС ВС  від 13 квітня 2022 року у справі № 366/599/19. Суд вказав, що, по-перше, предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. По-друге, між сторонами вчинено непонайменований договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, тому положення частин 5, 9 ст. 1109 ЦК України (щодо ліцензійного договору) не підлягають застосуванню. «Сторони повинні чітко відображати, який договір вони укладають», – сказав суддя.

В одній зі справ заяву на отримання знака для товарів і послуг підписали два винахідники, однак заяву на проведення експертизи підписав один з них, тому ІР-офіс відмовив у проведенні експертизи. КЦС ВС вказав, що відповідну заяву може підписати будь-хто з винахідників незалежно від їх кількості.

Доповідач акцентував, що в постанові від 17 січня 2024 року у справі № 308/7570/18-ц (про плагіат) КЦС ВС як джерело права використав рішення Суду справедливості ЄС, в якому зроблено висновок, що через збалансовану автором систему дозволів та заборон він має змогу отримувати співмірну винагороду за те, що створив твір. Однак це не означає, що авторові гарантується контроль над будь-яким без винятку використанням його твору третьою особою, але визначає, що по суті кожна окрема фактична дія третьої особи в принципі має розглядатися як така, що охоплюється правом на використання та вимагає попередньої (не обов’язково прямо висловленої) згоди автора. В Законі України «Про авторське право і суміжні права» також передбачені випадки використання твору без сплати винагороди його авторові. Однак у цій справі суд визнав наявність плагіату й задовольнив вимогу про стягнення компенсації за порушення майнових прав позивачки.

У постанові від 2 травня 2024 року у справі № 331/6402/15-ц КЦС ВС зазначив, що вимоги про встановлення факту використання патенту з порушенням виключного права є неналежним способом захисту та не забезпечують усунення чи присікання порушень. Належною вимогою в такому випадку може бути, зокрема, вимога про компенсацію у зв’язку з порушенням права.

Євген Петров розповів про практику щодо спадкування майнових прав на об’єкт АП, зазначив, що спадкуються майнові права, а немайнові – не спадкуються.

Підсумовуючи, він зауважив, що слід очікувати на появу великої кількості спорів щодо прав на комп’ютерні програми, а також спорів щодо криптовалют. Наприклад, сказав суддя, криптовалюта декларується держслужбовцями та іншими суб’єктами в розділі «Нематеріальні активи» електронної декларації, але на криптовалюту поширюються майнові права декларанта. Українські суди ще не вирішували таких справ, але вже зараз варто звертати увагу на відповідну практику західних країн. Очікуються також спори щодо прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені з використанням ШІ.

Крім того, доповідач наголосив, що при викладанні дисциплін, пов’язаних з АП,  правом промислової власності, необхідно постійно аналізувати виклики, які постають перед нами з розвитком технологій і суспільних відносин.

Верховний Суд