Про це на Х Міжнародному форумі з інтелектуальної власності (IPF-2024) говорили суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді Василь Крат і суддя судової палати для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством у Касаційному господарському суді Верховного Суду Ірина Колос.

Василь Крат на запитання модераторки сесії заходу розповів, які спори зі сфери ІВ розглядають цивільні суди та чи відрізняється практика КЦС ВС у таких справах від практики КГС ВС. Зазначив, що цивільні суди розглядають спори, у яких стороною є фізична особа і справа стосується її цивільних прав та / або інтересів. Загалом практика в цивільних спорах не відрізняється від практики у господарських спорах, але в цивільній юрисдикції є своя специфіка. Зокрема, цивільні суди розглядають справи про спадкування прав на об’єкти ІВ, поділу прав на них між подружжям тощо. «ЦК України дозволяє зареєструвати ТМ будь-якій фізичній особі, яка не має окремого спеціального статусу. Ми отримуємо все, що дотичне до цивільної юрисдикції. І в нас є багато спорів, яких немає в господарських судах», – сказав доповідач.

На запитання про застосування доктрини доброї совісті при розгляді справ щодо захисту прав у сфері ІВ Василь Крат акцентував, що у ст. 3 ЦК України зазначено загальний стандарт, який пронизує всі сфери, в тому числі поширюється на кн. 4 цього Кодексу «Право інтелектуальної власності». «Треба розуміти, що незалежно від того, як ви поводитеся (наприклад, позивач за допомогою звернення до суду хоче перешкодити правомірному використанню позначення іншим суб’єктом,  чи відповідач поводиться недобросовісно), судом це буде оцінено крізь призму доброї совісті», – наголосив суддя.

Він звернув увагу на постанову від 26 січня 2022 року у справі № 750/13341/19, в якій КЦС ВС зробив висновок, що особа, яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знака для товарів і послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб’єкту у використанні певного позначення. 

Василь Крат зауважив, що в нашому правопорядку, в тому числі у сфері ІВ, протягом певного періоду взагалі діяв культ недійсності: намагалися визнати недійсним усе, що завгодно. При цьому ЦК України передбачає можливість визнання недійсними прав ІВ. Однак доктрина приватного права дозволяє визнавати недійсними юридичні факти, документи, акти органів державної влади і місцевого самоврядування. Права ж – це наслідок дії певного юридичного факту і визнаватися недійсними не можуть: вони або є (виникли), або їх немає (не виникли). Доповідач висловив думку, що це питання доцільно розглянути в рамках рекодифікації цивільного законодавства.

Суддя навів постанову КЦС ВС від 16 червня 2021 року у справі № 760/20855/16-ц. Суд вказав, що авторське право на твір виникає з моменту об’єктивізації твору. Для набуття АП не вимагається реєстрації твору чи будь-якого спеціального його оформлення, а також виконання яких-небудь інших формальностей. Тобто у сфері АП одним із принципів є принцип автоматичної охорони: охорона творові надається автоматично (фактом створення твору) і не залежить від його реєстрації, депонування, проведення експертиз та інших дій. Цим набуття авторського права істотно відрізняється, наприклад, від набуття прав на ТМ (ч. 1 ст. 494 ЦК України, ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). За загальним правилом, в Україні застосовується реєстраційна система набуття прав на ТМ, що передбачає проведення формальної та кваліфікаційної експертиз.

Василь Крат розповів про правило тлумачення favor contractus (тлумачення договору на користь його дійсності). Це стосується й ліцензійного договору. Таке питання розглянуто в постанові КЦС ВС від 13 квітня 2022 року в справі № 366/599/19. Суд зазначив, що з урахуванням принципів цивільного права, зокрема добросовісності, справедливості та розумності, сумніви щодо дійсності, чинності та виконуваності договору (правочину) повинні тлумачитися судом на користь його дійсності, чинності та виконуваності.

Також доповідач звернув увагу на один з останніх кейсів, який стосується плагіату, – постанову КЦС від 17 січня 2024 року в справі № 308/7570/18-ц. Суд зазначив, що використання цитат у творі без посилання на автора є плагіатом навіть тоді, коли цей твір використовується з навчальною метою. При цьому в разі такого порушення автор цитат має право на компенсацію.

У постанові від 2 травня 2024 року у справі № 331/6402/15-ц КЦС ВС зробив висновок, що задоволення вимоги про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) чи визнання патенту залежним не забезпечить відновлення порушеного права інтелектуальної власності чи присікання або не допуск відповідного порушення. Тож відповідний спосіб захисту – неефективний. А ефективними можуть бути вимоги про припинення порушення та компенсацію.

Суддя навів постанову КЦС ВС від 8 травня 2019 року у справі № 646/1750/17 щодо спільності прав спадкоємців. Суд вказав, що у ст. 428 ЦК України передбачено конструкцію спільності прав інтелектуальної власності. При цьому законодавець не пов’язує спільну належність прав інтелектуальної власності із правовим режимом спільної власності, оскільки вона є притаманною для речових відносин. У тому разі, якщо один із суб’єктів, яким спільно належать певні права інтелектуальної власності, вибуває внаслідок тих чи інших підстав із цих правовідносин (зокрема, внаслідок смерті), то його спадкоємець (спадкоємці) можуть заявляти вимогу про визнання права інтелектуальної власності.

Звернув увагу, що для вирішення того, яка норма підлягає застосуванню (ст. 428 ЦК України чи п. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), потрібно застосовувати ч. 2 ст. 4 ЦК України, яка закріплює пріоритет норм цього Кодексу над нормами інших законів. Оскільки в п. 3 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» по-іншому визначені правові наслідки відсутності договору між співсуб’єктами прав на торговельну марку і він суперечить ст. 428 ЦК України, то, з урахуванням правила про пріоритетність норм ЦК України над нормами інших законів, застосуванню підлягає ст. 428 ЦК України. У гл. 44 ЦК України законодавець не визначив, як мають здійснюватися спільні права на торговельну марку. Як наслідок, слід застосовувати правила здійснення спільних прав, передбачені в ст. 428 ЦК України, згідно з якою, за загальним правилом, усі аспекти реалізації спільних прав на торговельну марку мають визначатися співсуб’єктами в договорі. За допомогою такого універсального регулятора приватних відносин, як договір, його сторони можуть визначити, як будуть здійснюватися спільні права на торговельну марку (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку, як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку). У разі, якщо співсуб’єкти прав на торговельну марку не вчинили договір, то законодавець передбачив, що спільні права на торговельну марку мають здійснюватися спільно (друге речення ч. 1 ст. 428 ЦК України). Тобто всі питання, пов’язані зі здійсненням спільних прав на торговельну марку, їх суб’єкти мають вирішувати спільно (зокрема, хто та як буде використовувати торговельну марку, за яких умов видаватиметься ліцензія на використання, які правила вчинення договору про передання прав на торговельну марку, як розподілятимуться доходи від використання прав на торговельну марку). Законодавець не передбачив норми, яка кваліфікує ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, як нікчемний. Тому, з урахуванням презумпції правомірності правочину, ліцензійний договір, вчинений одним із співсуб’єктів прав на торговельну марку, вважається правомірним до моменту спростування презумпції правомірності правочину внаслідок задоволення позову про оспорювання правочину та визнання судом його недійсним (постанова КЦС ВС від 8 листопада 2023 року у справі № 755/3412/22).

Ірина Колос розповіла про важливість спеціалізації суддів у сфері інтелектуальної власності та її вплив на якість і строки розгляду справ, нинішній склад судової палати КГС для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, до якої вона входить, і про те, які справи розглядає палата. Зупинилася на підставах та процедурі передачі справ на розгляд палати, об’єднаної палати та Великої Палати ВС.

Суддя зазначила, що  у 2022, 2023 роках господарські суди розглянули в три рази більше ІР-спорів, ніж суди цивільної юрисдикції. Це, на її думку, свідчить про тенденцію до зростання комерціалізації об’єктів ІВ. Минулого року приблизно 45 % ІР-спорів надійшло на розгляд Господарського суду міста Києва. Водночас досить високою залишається частка спорів за участю фізичних осіб, зокрема і за рахунок спорів про авторські й суміжні права, де суб’єкт права – автор твору (фізична особа).

Доповідачка відзначила, що спори щодо ТМ у 2022 році становили 14 % , а в 2023 році – близько 18 % загальної кількості ІР-справ. Вона звернула увагу, зокрема, патентних повірених на важливість правильності вибору суб’єкта для реєстрації прав на ТМ, основне призначення якої – вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою від товарів (послуг), що виробляються  (надаються) іншими особами. А саме:  від того, за ким (юридичною чи фізичною особою) буде зареєстрована ТМ, може залежати юрисдикція вирішення спору, ефективність доказування правопорушення та захисту прав у сфері господарських відносин. Ірина Колос навела постанову КГС ВС від 5 грудня 2023 року у справі №  922/527/23. ТМ була зареєстрована на фізичну особу – засновника і керівника позивача. В цій справі суди відмовили позивачу – підприємству в частині вимог щодо порушення прав на торговельну марку за відсутністю порушеного права. Суди вважали, що позивач не довів, що саме йому належить право на торговельну марку. 

Касаційний господарський суд  залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій в цій частині та з посиланням на зміст ч. 2 ст. 495 ЦК України, статей 7, 8, 9, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вказав, які саме документи можуть свідчити про передачу прав на знаки для товарів і послуг. 

На заході обговорювали постанову ВП ВС від 17 квітня 2024 року у справі № 910/13988/20. Ірина Колос зауважила, що не може наразі коментувати її в контексті конкретних правовідносин учасників справи, але навела основні тези загального характеру, які, на її думку, потребують уваги та демонструють певні зміни (конкретизацію) у правових підходах до регулювання правовідносин у сфері використання добре відомих ТМ  у зв’язку з прийняттям вказаного рішення ВП:

• визнання ТМ добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способом набуття прав на ТМ;
• визнання ТМ добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї;
• визнання ТМ добре відомою на певну дату є встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника. Таке визнання не має обов’язкового значення для осіб, які не є сторонами у справі;
• за відсутності недобросовісності в реєстрації ТМ іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) ТМ цієї особи може бути задоволений у межах загальної позовної давності, що не може бути менше як п’ять років від дати реєстрації ТМ;
• рішення Апеляційної палати як обов’язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої ТМ, оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом;
• положення ГПК України про юрисдикцію стосовно справ про визнання ТМ добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту є інститутом матеріального права;
• визнання ТМ добре відомою не є самостійним способом захисту, а є умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсним свідоцтва;
• право позивача на звернення з вимогою про визнання свідоцтва недійсним не є таким, що виникає з моменту визнання судом ТМ добре відомою;
• вимога про визнання позначення добре відомою ТМ не може бути окремою позовною вимогою.

Доповідачка звернула увагу, що КГС ВС вже переглянув у касаційному порядку першу справу, в якій застосував висновки вказаного рішення ВП ВС,  це постанова від 30 травня 2024 року у справі № 910/6518/19. Зокрема, суд зазначив, що одним з аргументів відповідача у спорі про припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв’язку з перетворенням його в загальновживане позначення щодо товару певного класу була наявність судових рішень, якими визнано спірний знак для товарів і послуг добре відомим в Україні відносно товару відповідного класу. При цьому в жодній із цих справ позивач у справі № 910/6518/19 стороною не був.

Х Міжнародний форум з інтелектуальної власності (IPF-2024) організований «Юридичною практикою».

Презентація Василя Крата – https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2024_prezent/Prezent_prakt_KCS_IP_sfera.pdf

Презентація Ірини Колос – https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/2024_prezent/Prezent_Tendencii_vurish_IP_sporiv.pdf.

Верховний Суд